+48 17 307 07 66
Blog

Przyczyny unieważnienia znaku towarowego

6 czerwca 2019

Rejestracja znaku towarowego to jeden z podstawowych sposobów ochrony marki. Wiele osób uważa, że najważniejsze w tym procesie jest samo zgłoszenie znaku towarowego. Należy jednak pamiętać, że nie na każdy zgłoszony znak towarowy zostanie udzielone prawo ochronne. Znak towarowy jest chroniony jeśli nie zaszły bezwzględne lub względne przeszkody rejestracyjne. Ponadto, jeżeli przeszkody takie istniały w dacie zgłoszenia, możliwe jest późniejsze unieważnienie znaku towarowego. Oznacza to, że możliwe jest unieważnienie znaku towarowego, na który ochrona została już udzielona. Generalnie rzecz ujmując, podstawą unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy jest niespełnienie warunków przewidzianych prawem wymaganych dla uzyskania tego prawa ze względu na brak zdolności rejestracyjnej znaku towarowego albo kolizję z wcześniejszymi prawami.

Unieważnienie znaku towarowego

Przesłanki unieważnienia zostały wyjaśnione w polskiej ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. „Prawo własności przemysłowej” (dalej również „p.w.p.” lub „Ustawa”), w rozdziale VI działu pierwszego. Art. 164 wskazuje, że prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione na wniosek, w całości lub części, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Warunkami tymi jest spełnianie wymagań dla znaków towarowych wskazanych w art. 1291, art. 1361 oraz art. 1363, i w przypadku istnienia wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 1321 ust. 1–3. Wszystkie te wymagania zostaną przedstawione w dalszej części artykułu.

Unieważnienie jest również możliwe w stosunku do unijnego znaku towarowego. Proces ten przewiduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (dalej również „Rozporządzenie”). Zgodnie z nim Unijny znak towarowy podlega unieważnieniu na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego na podstawie bezwzględnych lub względnych podstaw unieważnienia (podobnie jak w przypadku p.w.p.).

Skutki unieważnienia

Skutki unieważnienia są również identyczne w przypadku znaku towarowego zastrzeżonego na podstawie polskich i europejskich przepisów. W obu sytuacjach unieważnienie wywołuje skutki z mocą wsteczną, a oznacza to, że decyzja dotycząca unieważnienia prawa ochronnego wywołuje skutki od daty rejestracji znaku (tj. tzw. skutek ex tunc). Oznacza to, że po uwzględnieniu unieważnienia przyjmuje się fikcję, że prawo ochronne nigdy nie zostało udzielone.

Przyczyny unieważnienia znaku towarowego w świetle przepisów polskich

W związku z tym jaki skutek wywołuje instytucja unieważnienia, przyczyny unieważnienia są de facto jednolite z przeszkodami rejestracji, czyli przesłankami, na podstawie których nie udziela się prawa ochronnego. Dzieli się je w literaturze prawniczej na bezwzględne oraz względne. Przyczyny bezwzględne zostały wskazane w art. 1291, art. 1361 oraz art. 1363 p.w.p., przy czym art. 1361 dotyczy wspólnego znaku towarowego, natomiast art. 1363 związany jest z gwarancyjnym znakiem towarowym.

W Ustawie wskazano, że przyczynami nie udzielenia prawa ochronnego są przede wszystkim:

  1. nazwy nienadające się do odróżniania towarów i usług,
  2. nazwy wskazujące na cechy oferowanych towarów i usług,
  3. nazwy rodzajowe i takie, które weszły do języka potocznego,
  4. oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
  5. znaki zawierające elementy symboliczne, które nie powinny być wykorzystywane dla celów komercyjnych,
  6. znak towarowy został zgłoszony w złej wierze.

Dodatkowo dla wspólnego oraz gwarancyjnego znaku towarowego przyczyną bezwzględną nie udzielenia prawa ochronnego jest również:

  1. jeśli regulamin używania znaku jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
  2. jeśli istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku, w szczególności jeżeli może on być uznany za oznaczenie inne niż wspólny znak towarowy.

Przyczyny względne nieudzielenia prawa ochronnego na znak towarowy są najczęściej przytaczane w przypadku wniosku o unieważnienie tego prawa. Wynika to z tego, że przyczyny bezwzględne badane są przez eksperta z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z urzędu i jeżeli zostaną wykryte (ustalone) nie udzielane jest prawo ochronne. Przyczyn względnych nie bada się na gruncie aktualnego stanu prawnego z urzędu, a jeżeli nie zostaną zgłoszone w postępowaniu sprzeciwowym, jedyną możliwością ich zgłoszenia jest właśnie wniosek o unieważnienie.

Przyczyny względne wskazane zostały w art. 1321 ust. 1-3 Ustawy. Do tych przeszkód zalicza się przede wszystkim:

  1. istnienie wcześniejszych praw osobistych i majątkowych,
  2. wcześniejszy identyczny lub podobny znak towarowy, przede wszystkim jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym.

Przyczyny unieważnienia znaku towarowego w świetle przepisów unijnych

W Rozporządzeniu unijnym podstawy unieważnienia wskazano w sekcji 3 rozdziału VI. Tak jak w przepisach polskich przesłanki te podzielono na podstawy bezwzględne oraz względne. Zgodnie z art. 59 Rozporządzenia Unijny znak towarowy podlega unieważnieniu na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia. Podkreślić należy fakt, że bezwzględne jak i względne zasady odwoławcze są niemal identyczne do tych wskazanych w przepisach polskich.

Unieważnienie a wygaśnięcie

Należy zwrócić uwagę na to, że zarówno przepisy prawa polskiego jaki unijnego przewidują również instytucję wygaśnięcia znaku towarowego. Nie należy utożsamiać jej z unieważnieniem, gdyż ich skutki są zupełnie odmienne. Przede wszystkim wygaśnięcie nie wywołuje skutków z mocą wsteczną, a jedynie od wydania decyzji o wygaszeniu prawa ochronnego. Jedną z podstawowych przyczyn wygaśnięcia prawa jest nieużywanie zarejestrowanego znaku towarowego.

Uprawniony do złożenia wniosku o unieważnienie

Zgodnie z przepisami polskimi, po nowelizacji obowiązującej od 15 kwietnia 2016 r., zniesiono obowiązek wykazania interesu prawnego w sytuacji, gdy podstawą takiego wniosku są przesłanki bezwzględne. W przypadku podstaw względnych, zgodnie z art. 164 ust. 2 p.w.p prawo do złożenia wniosku o unieważnienie ma jedynie uprawniony z tego prawa oraz osoba uprawniona do wykonywania praw wynikających z tego prawa, a zatem jedynie osoba posiadająca interes prawny.

W przypadku unijnego znaku towarowego, zgodnie z art. 63 Rozporządzenia, wniosek o unieważnienie może złożyć każdy, bez powoływania się na interes prawny.

Unieważnienie dla części towarów i usług

Co szczególnie istotne, w przypadku wniosku o unieważnienie znaku towarowego niezależnie od tego, czy podstawą wniosku są przesłanki bezwzględne czy względne, możliwe jest unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy dla części towarów lub usług z zachowaniem daty pierwszeństwa pod warunkiem wniesienia opłaty. Oznacza to, że jeżeli wniosek o unieważnienie nie dotyczy wszystkich towarów lub usług, będzie można wydzielić część nieobjętą wnioskiem, a postępowanie o unieważnienie będzie dotyczyło tylko konkretnych towarów i usług.

Podsumowanie

Jak zostało to przedstawione, samo zgłoszenie znaku towarowego i uzyskanie ochrony nie oznacza końca drogi. Dlatego też tak istotne jest dokonanie szczegółowej weryfikacji znaku towarowego jeszcze przed jego zgłoszeniem, w taki sposób, aby spełnione zostały wszystkie przesłanki bezwzględne jak i względne. Przed zgłoszeniem zalecany jest kontakt z prawnikiem, posiadającym doświadczenie związane z rejestracjami jak i postepowaniami sprzeciwowymi dotyczącymi znaków towarowych. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii TMH w imieniu klientów dokonują przedmiotowej weryfikacji korzystając z zarówno polskich jak i europejskich baz znaków towarowych. Kancelaria TMH posiadając bogate doświadczenie wspomaga Klientów w przygotowywaniu zgłoszenia znaku towarowego, prowadzi całe postępowanie rejestracji znaku towarowego, a także postępowania o unieważnienie znaku towarowego.

Julia Bonusiak – prawnik Kancelarii TMH